离职员工与原公司之间不得不说的“爱恨情仇” ——论离职员工与原公司的专利或商业秘密纠纷

2023-11-02 21:40 静娴

员工作为企业的一项重要资产，若离职员工在工作期间掌握原公司大量的核心商业秘密跳槽进入竞争对手的企业，且将此类专利或者商业秘密投入新公司的研发中，势必会对公司现阶段的经营造成严重的损害，因而探讨离职员工与原公司之间的专利或商业秘密就显得尤为重要和关键。笔者，将结合法条以及实践中发生的各类案件进行归纳总结，以期指导实践。

企业要想做好知识产权及商业秘密的保护工作，需从以下三个方面：

建立完备的知识产权管理及商业秘密保护机制。

分析研判，主动出击积极进行知识产权诉讼维权。

典型案例复盘，对公司人力资源等部门进行培训。

建立完备的知识产权管理及商业秘密保护机制

建立完备的知识产权管理及商业秘密保护机制，对于技术开发工作有着至关重要的作用，同样对后期的知识产权维权中有重要影响，因而建立定期的专利检索及分析、多位一体的商业秘密机制就显得尤为重要。

1.定期进行专利检索和分析。通常来说，专利贡献较多的主要为企业的技术骨干以及核心高管。因而对于上述人员的离职，建议企业需要密切关注其离职后的去向。企业也需要定期检索同行的专利发明人信息以及与离职员工相关的新企业登记信息，一般离职员工离职后会采取两种路径，其一是找另一家同行企业从事与原公司类似的工作；其二是重新开一家公司涉足原公司的领域。因而，对于涉及离职员工的专利检索也应该同步进行，根据《专利法实施细则》第十二条第一款对于职务发明认定中（3）“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”因而需要密切关注及重点分析，离职员工在1年内作出与原单位或者原单位分配工作有关的发明创造。

2. 多位一体的商业秘密保护机制。建议企业在日常经营中采取严格的商业秘密保护机制，从基础的人员管理、涉密信息管理到项目管理，建立多位一体的商业秘密保护机制。其中，涉及（1）人员管理：对新入职员工进行涉密背景调查，避免因该员工侵害前单位商业秘密而导致本公司陷入商业秘密侵权纠纷。此外，对新入职员工，需签订保密协议详细约定员工的商业秘密义务。（2）涉密信息管理：对涉密信息进行分级管理，以及对涉密的场地进行涉密标注，设立门禁及周围设监控进行多方位防控。（3）项目管理：在企业的商业活动中，无论合作对象是磋商还是洽谈工作，都应当签署保密协议，或者在战略合作协议中约定保密条款，以防在商业活动中泄密的情况发生。

分析研判，主动出击积极进行知识产权诉讼维权。

若进入诉讼这一阶段，则说明需要公司引起重视，因而前期建立完备的知识产权管理及商业秘密保护机制就显得尤为关键，此时充足的文档材料，将会对后期的知识产权诉讼维权产生积极的作用。

1.实质条件：分析新专利与原公司的相关性

认定为职务发明的关键在于，分析新专利和原公司专利之间的相关性。结合(2019)最高法民申6342号案例中，李某作为卫邦公司的生产制造总监，主要负责是公司核心医疗器械的研发工作，且以部门经理名义签署多份采购合同，全程参与该公司项目研发中的测试及研发项目讨论工作，其后在离职6个月内申请新专利，且经查李某前期并没有关于医疗器械从业的相关经历，本案的核心争议焦点为：李某离职后1年内申请的新专利是否为卫邦公司的专利，该专利是否为职务发明。其中，裁判观点特别谈到：在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：

离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。

涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。

原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。

涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。

经一审、二审以及最高院终审判决，认定李某离职后1年内申请专利为卫邦公司的专利。另外，结合（2022）最高法知民终1229号的判决，与本案的思路基本属于一脉相承，其强调诉争专利与原专利之间在技术思路上是否体现出延续性和传承性。因而，该类案件核心处理思路为：找寻实质要件为诉争专利与原专利之间的相关性。

2.时间条件：是否为离职一年内申请新专利

该法条明确约定为：离职一年内申请的专利，因而对于该类案件中新专利申请的时间以及离职的时间点就显得尤为关键。设置一年的缓冲期，主要也是为平衡离职员工和原单位之间的利益。一方面需要保障企业对于该领域的技术拥有一年的技术领先期；另一方面也保障离职员工的择业权。

结合（2015）沪知民初字第232号案例中，光达化工公司举证证明了发明创造的实际完成日在离职一年内，并通过主张职务发明、请求法院确认专利权归光达化工公司所有，由于技术具有连续性和开发的长期性，因而离职后一年内的发明创造更多地是利用原单位物质技术条件积累的结果，可以认为是技术任务在事实和时间上的延续，因此并不需要着重强调职务发明来自于原公司已成型的技术方案，只需要确定时间点为实际完成日即离职一年之内即可。

3.雇佣关系要件：离职原是否与原单位有劳动、人事关系

实践中员工与企业之间是否存在劳动关系这点也属于双方的争辩焦点，一般专利权归属于公司包括以下几种情况，第一是员工为该公司的雇佣员工；第二是员工为其他组织的员工因项目委派到该公司，这其中包括技术的合作开发、委托开发等情形。因而依据法条中明确约定：退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后，强调离职是否与原单位之间有劳动、人事关系。如果仅为双方公司之间的合作，那么该公司没有和该员工之间有雇佣关系，因而该专利很难认定为职务发明。

结合（2020）最高法知民终1258号案件中，对于白建民与多维公司之间是否存在劳动、人事关系，法院认为，一是白建民系兰州大学与多维公司签订《技术开发（委托）合同》中的联系人，根据该合同内容和性质所确定的白建民与多为公司之间的工作关系，不属于职务发明制度的调整范围；二是白建民个人与多维公司之间签订《咨询服务合同》，合同约定的白建民的工作内容和性质，仅是提供技术培训服务、技术合作和项目申请的中介服务，并没有劳动关系的意思表示；三是从双方实际实施行为来看，支付报酬、报销差旅费、缴纳社保、提供补贴等，均是双方按照上述合同履行各自义务，仅与白建民系兰州大学方联系人的工作身份有关，不足以认定白建民与多为公司之间存在职务发明意义上的劳动、人事关系。

典型案例复盘，对公司人力资源等部门进行培训。

通过对离职员工与原公司之间的知识产权纠纷梳理，后期对于企业内部的人力资源招聘、离职也起着重要的作用。

其中：

1.在劳动协议中延长属于原单位职务发明的时长。

建议企业可以在与劳动者签订，约定相关条款，即：离职后一段时间（例如：两年/三年）内做出的与原公司承担的研发工作相关的发明创造属于原公司；此外建议对于核心技术骨干和高管，需要签订竞业限制协议及保密协议，约定劳动者的保密义务不因劳动合同的解除而消灭。