企业名称作为区别于其他经营主体的重要符号,是品牌文化、行业特性、发展愿景的综合体现。市场经营活动中,由于不同市区或省份的企业名称登记数据库之间彼此独立,且企业名称登记与商标注册系由不同的国家机关并行把控,因此,擅自使用他人在先登记的企业名称或在先注册的商标这一现象可谓频繁出现。对于权利方而言,一旦企业名称被擅自使用,将直接削弱其市场份额,导致品牌弱化。因此,需要严格监控或阻止该等侵权行为。
笔者现结合近期处理的多起类似案件,针对“在后登记的企业名称使用在先登记使用的字号/在先申请注册的商标”这一现象,给维权方提供如下法律建议:权利人可以采取以下两种策略:一是向工商行政管理部门提出异议或投诉;二是向人民法院起诉。具体维权时,可以基于以下两点可行的理由:一是利用在先字号权主张否认对方在后登记的企业名称;二是利用在先注册商标专用权主张否认对方在后登记的企业名称。
向行政机关提起企业名称登记异议申请或投诉。
主要法律依据:
《企业名称登记管理规定(2020修订)》第二十一条:
企业认为其他企业名称侵犯本企业名称合法权益的,可以向人民法院起诉或者请求为涉嫌侵权企业办理登记的企业登记机关处理。
企业登记机关受理申请后,可以进行调解;调解不成的,企业登记机关应当自受理之日起3个月内作出行政裁决。
《企业名称登记管理实施办法》第四十条-第四十四条:
第四十条:
各级工商行政管理机关对在本机关管辖地域内从事活动的企业使用企业名称的行为,依法进行监督管理。
第四十一条:
已经登记注册的企业名称,在使用中对公众造成欺骗或者误解的,或者损害他人合法权益的,应当认定为不适宜的企业名称予以纠正。
第四十二条:
企业因名称与他人发生争议,可以向工商行政管理机关申请处理,也可以向人民法院起诉。
第四十三条:
企业请求工商行政管理机关处理名称争议时,应当向核准他人名称的工商行政管理机关提交以下材料:(一)申请书;(二)申请人的资格证明;(三)举证材料;(四)其他有关材料。
申请书应当由申请人签署并载明申请人和被申请人的情况、名称争议事实及理由、请求事项等内容。
委托代理的,还应当提交委托书和被委托人资格证明。
第四十四条:
工商行政管理机关受理企业名称争议后,应当按以下程序在6个月内作出处理:
(一)查证申请人和被申请人企业名称登记注册的情况;
(二)调查核实申请人提交的材料和有关争议的情况;
(三)将有关名称争议情况书面告知被申请人,要求被申请人在1个月内对争议问题提交书面意见;
(四)依据保护工业产权的原则和企业名称登记管理的有关规定作出处理。
《江苏省实施〈中华人民共和国反不正当竞争法〉办法(2012修正)》第十八条:
经营者的合法权益受到不正当竞争行为侵害的,有权向监督检查部门投诉;监督检查部门收到当事人的投诉后,应当在十日内做出是否受理的决定,并通知当事人。监督检查部门对决定受理的投诉,应当在国家规定的期限内作出处理。
提起异议或投诉的理由
从字号权角度
权利人可以主张在后企业名称侵犯了其在先的字号权。如两企业处于同一省份内,且公司经营范围类似、名称相同,极易使得相关公众认为两公司间存在投资关系或其他关联关系,可以基于前述理由请求登记机关依法予以纠正。
从商标权角度
权利人可以主张在后企业名称侵犯了其在先的商标权。具体可以从“两者使用于类似商品和服务上可能引起相关公众的混淆”这一角度出发,请求登记机关依法予以纠正。
权利人需要准备的证据材料:
权利人享有在先字号权/在先商标权的权利证据;
权利人将其字号/商标用在商品或服务上的使用证据;
权利人的字号/商标具有知名度和影响力的证据(该证据最重要);
需要注意的是,如权利人自身的成立时间较短,在主张利用在先字号权/在先商标权提起企业名称异议时,应提供大量的关于该字号/商标具有知名度的证据。否则,行政机关可能会以“字号/商标的影响力局限于注册登记地区,尚未达到辐射其他地区的程度”这一理由而最终做出不利于权利人的裁决。
此处关于知名度的证据,包括但不限于:权利人早期宣传含有该商标的产品的照片、微信文章、获奖荣誉、新闻报道或其他媒介的广告宣传等;在百度上搜索权利人商标所出现的大量检索结果;相关公众在大众点评、小红书、知乎、微博等公众平台上对于含有权利人商标的产品的知名度阐述等。
对方使用同一企业名称具有主观恶意的证据。
权利人可以从以下角度寻找线索:(1)涉嫌侵权企业的股东、主要人员是否曾经在权利人或其关联公司工作;(2)涉嫌侵权企业是否曾经与权利人或其关联公司存在合作关系;(3)涉嫌侵权企业是否曾经购买过权利人或其关联公司的产品等,进而论证:涉嫌侵权企业使用与权利人相同的字号/商标,具有明显的攀附恶意。
向人民法院起诉,提起不正当竞争之诉或商标侵权之诉。
提起不正当竞争之诉
主要法律依据:
《商标法》第五十八条:
将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。
《中华人民共和国反不正当竞争法(2019修正)》第六条:
经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:
(一)擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识;
(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等);
(三)擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等;
(四)其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。
《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》
企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的,依法按照商标侵权行为处理;企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的,依法按照不正当竞争处理。因使用企业名称而构成侵犯商标权的,可以根据案件具体情况判令停止使用,或者对该企业名称的使用方式、使用范围作出限制。因企业名称不正当使用他人具有较高知名度的注册商标,不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的,应当根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称。
《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条:
被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。
在不正当竞争诉讼中,法官主要会考量以下因素:
权利人的在先商标权的知名度情况;
对方将权利人的商标登记为企业名称是否存在主观恶意;
对方将权利人的商标登记为企业名称是否可能造成混淆结果。
此处需注意,在后登记的企业具有攀附在先商标商誉和搭便车的主观恶意是适用《反不正当竞争法》的一个先决条件,并且,《反不正当竞争法》是市场行为法,规制的是不同经营者在市场中的经营活动。因此,如对方仅是出于巧合而登记了相同或近似的字号,或者对方尚未有任何经营行为,将有可能不被认定为不正当竞争。
提起商标侵权诉讼
主要法律依据:
《商标法》第五十七条:
有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:
(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;
(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;
(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;
(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;
(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;
(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;
(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
《商标侵权判断标准》第二十三条:
在同一种商品或者服务上,将企业名称中的字号突出使用,与他人注册商标相同的,属于商标法第五十七条第一项规定的商标侵权行为。
在同一种或者类似商品或者服务上,将企业名称中的字号突出使用,与他人注册商标近似、容易导致混淆的,属于商标法第五十七条第二项规定的商标侵权行为。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条:
下列行为属于商标法第五十七条第(七)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:
(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;
(二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;
(三)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。
在商标侵权诉讼中,法官主要会考量以下因素:
对方突出使用的企业字号与权利人的在先商标是否相同或近似;
对方突出使用的商品或者服务与权利人的在先商标对应的商品或者服务是否类似;
对方突出使用同一企业字号的行为是否容易产生混淆。
此处应注意,只有突出使用“与他人注册商标相同或者近似文字”的企业字号时,才构成侵害商标权,实际在诉讼中,是否构成“突出使用”,届时需视证据而定。
综上,我们建议:如在侵权行为发现尚早的情形下,即涉嫌侵权企业在设立之后尚未有实际的经营行为,尚未推出任何商品或服务,从处理效率和经济成本角度考量,我们建议权利人先向行政机关提起企业名称异议或投诉,权利人应当提交大量的关于己方字号/商标具有知名度的证明材料以及权利人将己方字号/商标用于商品或服务的使用证据,不宜直接提起民事诉讼(包括不正当竞争之诉和商标侵权之诉),考虑到现阶段权利人难以提供涉嫌侵权企业的任何使用证据材料或主观恶意证据材料,在未来可能的判赔额以及胜诉概率上均对权利人不利。当然,在权利人发现侵权行为持续时间长且性质恶劣,或权利人已经先行采取行政手段却难以实现更名目的的情况下,可以通过诉讼的手段解决这一经营困境。